ANALISIS DE AB ASESORES SOBRE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA TRAMITACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE CADUCIDAD Y NULIDAD DE SIGNOS DISTINTIVOS ANTE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

JORNADA PARA EL FOMENTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL – PORQUÉ Y CÓMO DEBE DE PROTEGERSE UNA MARCA EN EL EXTRANJERO IMPARTIDA POR AB ASESORES EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CANTABRIA EL PROXIMO 22 DE NOVIEMBRE
15 noviembre, 2022
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La legislación española de Marcas preveía la competencia de la propia Oficina Española de Patentes y Marcas para declarar la nulidad o la caducidad de un signo distintivo registrado, ya sean marcas o nombres comerciales, si bien esta competencia no ha entrado en vigor hasta el 14 de enero de 2023.

La declaración de nulidad de un signo tiene como consecuencia que su registro no fue nunca válido mientras que la consecuencia de la declaración de caducidad es que el signo deja de tener efectos desde la fecha en que se solicitó su declaración de caducidad o, en algunos casos, desde la fecha en la que se produjeron las causas que motivaron la declaración de su caducidad.

Hasta la fecha, la tramitación de estos procedimientos ha sido competencia exclusiva de los Tribunales de Justicia, en particular de aquellos tribunales de lo mercantil designados por el Consejo General del Poder Judicial para la observancia de asuntos de marcas, pero la modificación de la Ley 17/2001, de marcas, publicada el 27 de diciembre de 2018, estableció que a partir del 14 de enero de 2023, las acciones de nulidad y caducidad deberán interponerse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, por lo que tendrán tratamiento de procedimiento administrativo.

Por lo tanto, a partir de esta fecha, 14 de enero de 2023, únicamente se podrá solicitar la declaración de nulidad o caducidad de un signo distintivo ante la jurisdicción civil mediante la interposición de una demanda reconvencional en respuesta a una acción judicial por violación de marca.

Atiende esta modificación a la necesidad de adecuarse a la Directiva 2015/2346, que señala esta fecha como límite para que los Estados Miembros pongan en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas a los procedimientos de nulidad y caducidad de marcas.

El procedimiento desarrollado reglamentariamente es sencillo y consiste en la presentación por parte del solicitante de una solicitud de nulidad o caducidad, tras cuya admisión la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado al titular del derecho afectado otorgándole dos meses para contestar, tras lo cual la Oficina resolverá.

En los procedimientos de solicitud de la declaración de caducidad de un signo por falta de uso, se añade una etapa adicional en la que el solicitante podrá criticar y dar réplica a la prueba de uso aportada por el titular de la marca cuya caducidad se insta.

A los efectos de la tramitación de estos nuevos procedimientos se ha creado, dentro del Departamento de Signos Distintivos de la Oficina Española de Patentes y Marcas un área específica para ellos, “Área de Nulidad y Caducidad Administrativa”, la cual será quien se encargue de tramitar y resolver estas solicitudes de nulidad y caducidad. Ello supone una buena noticia ya que la especialización de los profesionales a cargo de estos procedimientos permitirá una homogeneización de criterios en la aplicación de las directrices respecto a la nulidad y la caducidad de signos distintivos.

A todo ello añadir que, esta modificación llevará consigo que los procedimientos en solicitud de la declaración de nulidad y caducidad de un signo distintivo sean más económicos, sencillos y ágiles, por lo que es de prever que a partir de ahora los mismos sean mucho más frecuentes de lo que lo han sido hasta este momento cuando se tenía que acudir necesariamente a un procedimiento judicial si se tenía interés en intentar conseguir la declaración de la nulidad o caducidad de un signo distintivo, lo que significaba una inversión importante de tiempo y dinero.

Es de reseñar, que tanto en los procedimientos de nulidad por causas absolutas como en los procedimientos de caducidad la legitimación necesaria para poder interponerlos se interpreta de un modo amplísimo, fundamentado en el interés general en el que se basan estos motivos de nulidad y caducidad. Esto podría conllevar que se insten este tipo de procedimientos por parte de personas quienes no necesariamente representen intereses propios sino incluso intereses de terceros.

En este contexto, va a resultar aún de mayor importancia para las empresas mantener actualizada y en uso su cartera de marcas, de manera que para evitar el riesgo de sufrir una declaración de caducidad deberán analizar si sus signos más antiguos están o no en uso y, en su caso, si ese uso se corresponde con el del signo realmente protegido por el registro, es decir, que el mismo no haya sufrido una evolución gráfica y/o denominativa tal que impida considerar que el signo realmente utilizado es sustancialmente coincidente con el signo registrado. De no corresponderse lo adecuado sería proteger el signo que está siendo objeto de un uso real y efectivo.   

A esta relevante modificación legislativa se le suma otra también de bastante trascendencia y que así mismo ha entrado en vigor el 14 de enero de este año, cual es que, tras la última reforma de competencias planteada en la Ley Orgánica 7/2022, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil, se atribuyen a la jurisdicción Civil, en particular a secciones especializadas de determinadas audiencias provinciales, la competencia para tramitar y resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones adoptadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas que agoten la vía administrativa, y ello en sustitución de la jurisdicción Contencioso-Administrativa que era la vía correspondiente hasta esa fecha.

De este modo, cualquier solicitud de declaración de caducidad o nulidad iniciada a partir de ahora ante la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá acabar ante la jurisdicción Civil, vía recurso, al igual que podría haber sucedido de plantearse dicha acción antes del 14 de enero de 2023, si bien en este caso, también en vía de recurso, pero interpuesto contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil competente, tras la tramitación del correspondiente procedimiento judicial.

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